美国发明专利信息披露制度

· 什么是IDS？

信息披露是美国专利法中的一项重要而又独特的制度，它要求特定的义务人将其所知的与专利申请密切相关的信息以IDS（信息披露声明，Information Disclosure Statement）的形式提交给美国专利商标局（USPTO），以供审查员在审查申请时予以考虑。从后果来说，信息披露不但会影响专利审查，还会影响专利的诉讼和交易。

· 关于IDS的基本问题 – Who and What?

当知道美国申请的披露义务之后，申请人往往会有一系列的问题，其中首当其冲的就是：谁有披露的义务（Who）？要披露什么（What）？美国专利法实施细则第1.56条全面规定了申请人信息披露的义务，也对这些问题做出解答。

其中，作为核心的1.56条（a）款总体上规定了披露重要信息的义务：“与专利申请的递交和准备有关的任何人对专利商标局负有坦白和诚实的义务，若获悉与专利申请相关的可专利性方面的重要信息，则需要向专利局进行披露”。

o Who - 谁有披露的义务？

根据1.56条(a)款可以看到，几乎和专利申请相关的所有人都有披露的义务。具体来说，1.56条(c)款规定了信息披露的义务人，即发明人、律师或代理人、其他任何实质上参与专利申请准备的人员，以及与发明人、专利权受让人或专利权转让人相关的人。这些义务人通过律师或代理人将相关的信息以IDS的形式提交给专利局，即被视为履行了信息披露的义务。如果这些人没能忠实的履行这项义务，则可能会有很多后续的问题和严重的后果。

o What – 要披露什么？

1.56条(a)款指出了需要披露的是：与专利申请相关的可专利性方面的重要信息。具体来说，虽然1.56条（b）款对“可专利性方面的重要信息”进行了比较详细的界定，但义务人只要记住凡是审查员能在驳回（Rejection）中用到的材料都是需要披露的信息就可以了。

在实务中，如果仔细界定什么是“可专利性方面的重要信息”，那不但费时费力，还会因为主观判断可能失误而蕴藏巨大的风险，所以一般不会采取这种办法。从费效比来说，实务中都是把所有已知的相关信息都披露出来；这样实际所消耗资源最少，而效果也最好。比较常见的相关信息包括同族申请（如相关中国申请或PCT申请）检索报告中引用的文件，以及在撰写之前做的相关文献检索结果等。

· 关于IDS的具体操作 – How and When?

知道了谁有披露义务和需要披露什么这两个基本问题的答案之后，申请人往往想要了解具体的披露过程。

o How – IDS如何递交？递交文件有哪些？

对于中国申请人来说，IDS都是由美国专利代理或律师递交的。申请人只要把已知的相关信息发送给代理团队即可。从代理人的角度而言，递交文件包括：

1、PTO/SB/08表格：需要列出已得知的全部相关专利文献（包括美国专利文献和非美国专利文献）、非专利文献。

2、声明书：申请人用以向USTPO陈述相关的信息，如：获悉相关披露文件是否已超过三个月，申请人递交所附文件并不代表申请人承认所列的文件是现有技术（prior art）等。

3、非美国专利文献和全部非专利文献：需要同时上传完整的专利/非专利文献以及其相关英文说明；对于英文说明，专利局没有具体的规定，申请人可基于这些披露文件与本申请的相关性而提供摘要翻译、段落翻译，甚至全文翻译。

o When - IDS提交时限及费用

总的来说，披露义务的存续期间与未决的申请的存续期间相同，直到该申请已经被放弃或授权，此义务一直存在。

具体来说，IDS可以在审查进行中的任何时间提交，根据申请在审查过程所处的阶段，递交IDS的时限会有不同，在有些情况下还可能产生官费，具体可以参考下表（下表所示费用针对申请人为大实体，小实体费用可减半）：

关于IDS的终极问题 – Why?

对于对美国专利制度不太熟悉的申请人来说，准备IDS颇为费事，虽然是有这项规定，但为什么要让申请人和代理人自行披露呢？具体而言，这样的披露有什么好处，如果未能履行又会有什么样的后果呢？

o 信息披露的好处——保证专利质量

关于IDS，美国披露制度的逻辑基础是这样的：专利申请人往往比专利审查员拥有更多的非专利技术信息，为确保专利审查信息全面、准确和及时，专利申请人应向审查员披露其所知的现有技术等重要信息。完全依靠专利审查员去获取现有信息，不仅可能导致专利审查周期较长，而且可能因获取的现有信息不充分而导致不当授权，使得专利的稳定性变差，降低专利质量。

因为文献披露不充分而获得的专利授权，不能成为一件高质量的专利。在之后的诉讼中，该专利可能很轻易地就被竞争对手找到现有技术而无效掉。相反，如果在申请过程中提供了充分的已知信息，专利仍获得授权，这将是一件非常强的专利。在专利获得授权时，IDS中披露的文献就会成为considered reference（已被审查员考虑的文献）。一旦文献成为被审查员考虑过的文献，在之后的诉讼中，竞争对手就很难再用该类文献去无效这件专利，因为审查员已经考虑过披露的文献但仍决定对专利授权，此即证明这些文献不会对其专利性造成影响。一件高质量的专利，在后期无论是许可授权还是交易，都是非常有优势的。

另一方面，履行信息披露义务可以提高专利申请人的撰写质量。信息披露义务促使专利申请人在撰写申请文件时给予更多的注意。从专利申请开始，专利申请人更加注意专利申请文献撰写的准确性，这有利于申请人更好地理解技术方案并做相应的调整。

o 不披露信息的隐患——可能导致专利无效

美国专利法实施细则37 CFR 1.56（a）规定了“任何涉及欺骗或试图欺骗专利局或通过恶意或故意误导的方式违反披露义务的专利申请将不会被授予专利权”。由此可见，信息披露不但是影响美国专利申请能否授权的重要因素，而且还是无效、诉讼程序中需要考虑的重要因素，其影响力贯穿专利的整个生命周期。专利申请人一旦忽视IDS义务，最严重的后果将会引发专利权无效。

如果专利权人在美国的专利申请过程中违反信息披露义务，则在后续侵权诉讼中，被诉方会多出一种侵权抗辩的武器，即不正当行为（Inequitable conduct），如果成立则可能会使诉讼涉及专利（甚至其整个专利家族）无效，完全丧失其价值。

另外，在专利交易中，如果专利权人被发现在美国的专利申请过程中违反信息披露义务，则很可能会导致专利价值的大幅下降，甚至使整个交易失败。对于专利权人来说，损失是非常大的。

鹏知云小结：美国专利法申请人信息披露义务及不正当行为是一项强制申请人提供重要信息而提高专利质量的制度。在美国专利体制下，履行披露义务不仅是提高自身专利质量更是保护专利有效性的基础。目前，在提交IDS时不需要就其所列的每项信息的关联性进行陈述，也不用担心提交的信息会构成现有技术的自认。 所以，申请人应当对信息披露有充分且正确的认识，在申请过程中积极配合律师或代理人完成对重要信息的披露。